Registrare un marchio italiano
La registrazione di un marchio italiano conferisce diritti di esclusiva in Italia, nello Stato di San Marino e nello Stato del Vaticano, grazie a Convenzioni tra l’Italia e questi due stati confinanti. L’Ufficio competente è L’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Che cosa può essere tutelato
Tutti i segni in grado di essere rappresentati graficamente possono essere registrati in quanto marchi, a condizione che posseggano un loro carattere distintivo capace di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa dai prodotti o servizi di un'altra.
Non è possibile chiedere la registrazione di un marchio nel caso di:
- ritratti e nomi di persone senza il loro consenso;
- stemmi e blasoni, bandiere, emblemi ufficiali ed altri segni coperti da convenzioni internazionali in vigore;
- parole immagini o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o alla morale;
- segni in grado di ingannare i consumatori sull'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti o dei servizi;
- segni che se usati, costituiscono una violazione del DPI di un terzo.
In Italia, è inoltre possibile tutelare marchi collettivi.
Iter di registrazione
L’iter di registrazione di un marchio è suddiviso in due fasi. Nella prima è previsto un esame condotto dall’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti che, oltre alla verifica della correttezza dei requisiti formali della domanda di registrazione (ad es.: nome del richiedente, la lista dei beni e servizi, la rappresentazione del marchio, il pagamento delle tasse ecc.), verifica che il marchio abbia carattere distintivo, non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume o non sia idoneo ad ingannare il pubblico. L’Ufficio Italiano non effettua controlli circa l’esistenza di diritti anteriori che possono invalidare il marchio. In seguito, la domanda di marchio viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e, a partire dalla data della pubblicazione, i titolari di diritti anteriori hanno a disposizione un termine di tre mesi per opporsi alla registrazione della domanda di marchio. Qualora non sia stata presentata procedura di opposizione, il marchio giunge a registrazione.
Durata della tutela
La registrazione di un marchio dura dieci anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile con apposita istanza, per un ulteriore periodo di dieci anni a tempo illimitato. Il diritto esclusivo viene conferito con la registrazione ma questa ha effetto dalla data in cui è stata depositata la domanda. Per rinnovare un marchio senza che vi sia stato apposto alcun cambiamento, per tutte o parti delle classi interessate, è sufficiente presentarte una domanda e pagare le tasse previste entro 12 mesi precedenti la scadenza del periodo decennale in vigore o entro i 6 mesi successivi con il pagamento di una soprattassa .
Durata della tutela
La registrazione di un marchio dura dieci anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile con apposita istanza, per un ulteriore periodo di dieci anni a tempo illimitato. Il diritto esclusivo viene conferito con la registrazione ma questa ha effetto dalla data in cui è stata depositata la domanda. Per rinnovare un marchio senza che vi sia stato apposto alcun cambiamento, per tutte o parti delle classi interessate, è sufficiente presentarte una domanda e pagare le tasse previste entro 12 mesi precedenti la scadenza del periodo decennale in vigore o entro i 6 mesi successivi con il pagamento di una soprattassa .
Tempi per l’ottenimento della registrazione
In assenza di rilievi ufficiali o di opposizioni da parte di terzi, un marchio italiano normalmente giunge a registrazione dopo circa 6-8 mesi dal deposito della domanda.
Titolarità del diritto
Un marchio registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo ad utilizzarlo. Vale a dire che il titolare del marchio ha il diritto di impedire a terzi di usare in transazioni economiche senza il previo consenso.:
- qualunque segno identico al marchio riferito a prodotti o servizi identici a quelli per il quale è stato registrato il marchio;
- qualunque segno identico o simile al marchio relativamente a prodotti o servizi identici o simili se è presente il rischio di confusione da parte del pubblico;
- qualunque segno identico o simile al marchio registrato relativamente a prodotti e servizi che non sono simili a quelli per il quale è stato registrato il marchio, nel caso di marchi famosi.
Vantaggi
I vantaggi connessi alla registrazione di un marchio sono molteplici e di fondamentale rilevanza. A titolo di esempio, possiamo indicare i seguenti:
diritto all’uso esclusivo del marchio registrato, con conseguente diritto di vietare a terzi non autorizzati di usare marchio identici o confondibili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini a quelli rivendicati nella domanda di registrazione;
incremento del valore commerciale del marchio, che diventa pertanto un asset del patrimonio aziendale;
facoltà di stipulare accordi di licenza aventi ad oggetto la concessione dell’utilizzo del marchio per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato;
la facoltà di affiancare il marchio con il simbolo ®, la cui funzione è appunto quella di informare il pubblico dei consumatori ed eventuali concorrenti che il marchio è stato oggetto di registrazione, scoraggiandone quindi l’eventuale utilizzo indebito.
Inoltre, in caso di controversie, chi ha proceduto alla registrazione, per fare valere i propri diritti, sarà semplicemente tenuto all’esibizione del certificato di registrazione. Diversamente, per chi utilizza un marchio senza tuttavia aver proceduto alla sua registrazione, far valere i propri diritti sarà molto più gravoso (e costoso).
Registrare un marchio dell'Unione Europea
Il marchio comunitario è un marchio valido in tutto il territorio dell’Unione europea, ossia nei seguenti 28 paesi:
Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
La domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea (EUTM) viene depositata presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), precedentemente denominato Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI).
Iter di registrazione
Una volta depositata, la domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea (EUTM) sarà sottoposta all’esame condotto dall’EUIPO. L’Ufficio verifica la correttezza dei requisiti formali della domanda di registrazione (ad es.: nome del richiedente, la lista dei beni e servizi, la rappresentazione del marchio, il pagamento delle tasse ecc..), che il marchio abbia carattere distintivo, non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume o non sia idoneo ad ingannare il pubblico. Se non ci sono obiezioni oppure se queste vengono superate, attraverso un contraddittorio instaurato con l’EUIPO, la domanda di marchio viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nelle 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea. I terzi che vantano diritti anteriori possono opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro 3 mesi dalla data di pubblicazione. Se nessuno deposita un’opposizione, il marchio è registrato.
Tempi per la registrazione
In assenza di rilievi ufficiali da parte dell’EUIPO o di opposizioni da parte di terzi, un EUTM normalmente giunge a registrazione dopo circa 5-8 mesi dal deposito della domanda. Tuttavia recentemente è stata introdotta una procedura “accelerata” di deposito della domanda (c.d. modalità “fast track”) che consente una significativa riduzione delle tempistiche di esame ma non impatta sui termini di tre mesi per il deposito di opposizioni.
Vantaggi
L’istituto dell’EUTM, essendo un titolo unitario valido in tutto il territorio dell’Unione Europea, consente indubbiamente un notevole risparmio economico rispetto al costo complessivo che deriverebbe dal deposito di domande di registrazione di marchio in ogni singolo paese dell’Unione Europea. Peraltro, ad ogni successivo allargamento dell’Unione europea, i marchi comunitari registrati o allo stato di domanda vengono automaticamente estesi ai nuovi Stati membri senza che si rendano necessarie ulteriori formalità ovvero il pagamento di tasse aggiuntive. Inoltre, l’uso del marchio in un’area geografica limitata dell’Unione Europea (secondo il caso, anche in un solo la degli Stati Membri dell’Unione Europea) potrebbe essere sufficiente per impedire la decadenza per non uso del marchio, a condizione però che l’uso sia effettivo.
Registrare un marchio internazionale
Con il termine “marchio internazionale” si indica un sistema di deposito e di registrazione semplificato che consente di ottenere la registrazione di un marchio, attraverso un’unica domanda, in più Stati esteri che aderiscono al c.d. Sistema di Madrid, regolamentato principalmente da due normative: l’Accordo e il Protocollo di Madrid.
Iter di registrazione
Il marchio internazionale si basa su una registrazione o, ai sensi del Protocollo, anche semplicemente sulla base di una domanda di registrazione di marchio nel Paese di origine. Ai sensi dell’Accordo, l’individuazione del Paese di origine è effettuata sulla base del seguente criterio gerarchico (“a cascata”): il Paese aderente all’Accordo dove il richiedente abbia uno stabilimento industriale o commerciale o, in subordine, il Paese aderente all’Accordo dove abbia il suo domicilio o, in ulteriore subordine, il Paese aderente all’Accordo dove abbia la nazionalità. Tuttavia, ai sensi del Protocollo di Madrid, tali criteri sono diventati alternativi uno all’altro. L’Ufficio d’origine provvede alla trasmissione della domanda all’OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, con sede a Ginevra, Svizzera) che conduce un esame formale. In seguito, l’OMPI procede all’iscrizione del marchio nel registro internazionale nonché alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopodiché provvede a notificare la domanda ai Paesi designati nella domanda. Gli uffici dei paesi designati conducono un esame sostanziale della domanda secondo la normativa nazionale. Se previsto dalla propria normativa nazionale, il paese designato può emettere un rifiuto provvisorio (entro 12 o 18 mesi, in base alla normativa vigente nel paese prescelto). Dopo l’esame dei requisiti di registrabilità, i titolari di diritti anteriori in quel territorio possono attivare procedimenti di opposizione nei confronti della designazione di marchio. In assenza di rifiuti od opposizioni, oppure in caso di un loro superamento, si ottiene la registrazione della designazione nazionale.
Vantaggi
La procedura di registrazione internazionale, per le sue caratteristiche (ad es.: presentazione di un’unica domanda presso un unico Ufficio competente, in un’unica lingua, il pagamento delle tasse presso un unico Ufficio, un’unica data di scadenza ecc..) rappresenta una notevole semplificazione rispetto al deposito di una serie di domande di registrazione di marchio presso i vari Uffici nazionali, consentendo al richiedente un considerevole risparmio economico. Inoltre, a seguito della registrazione di un marchio internazionale, vi è sempre la possibilità di estendere l’ambito territoriale della sua protezione designando altri Paesi, secondo le Vostre esigenze aziendali. Per quanto riguarda l’uso di marchio internazionale, si fa riferimento alle normative nazionali di ciascuno dei Paesi designati.
FAQ
Perché possa venire validamente registrato, un marchio deve possedere i requisiti della capacità distintiva, della novità e della liceità:
Capacità Distintiva:
idoneità di un segno a distinguere i prodotti o i servizi per cui è richiesta la registrazione.
Novità:
il marchio, non deve essere confondibile con altri segni distintivi preesistenti impiegati per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui la registrazione è stata richiesta;
Liceità:
non possono costituire oggetto di registrazione come marchi i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, nonché quei segni che potrebbero ingannare il pubblico ed in ogni caso quelli il cui uso costituirebbe una violazione di altro diritto esclusivo di terzi.